Porque errou o STJ no julgamento da disputa pela expressões "Amor aos Pedaços" e "Delícia aos Pedaços".

Em primeiro lugar, a proteção ao uso exclusivo do nome empresarial é de alcance nacional e internacional, para os países integrantes da Convenção da União de Paris, independentemente de registro específico do nome, conforme o art. 8º da Convenção da União de Paris (CUP) de 1883, ratificada pelo Brasil. Ainda que o art. 1.166 do Cód. Civil de 2002 lhe seja posterior, a CUP não não foi denunciada e seu status é supralegal, uma vez que a proteção ao nome empresarial foi incluída pela CR/88 (art. 5º. inc. XXIX) entre os direitos fundamentais e o nome possui natureza de direito personalíssimo (arts. 16 e 52 do CC/02), é inalienável (art. 1.164 do CC/02)e a ação do prejudicado para modificá-lo é imprescritível (art. 1.167 do CC/02). Equivoca-se quem reduz a proteção ao nome empresarial às instituições tutelares da concorrência. Em segundo lugar, não pode ser registrado como a marca nome empresarial alheio capaz de induzir confusão (art. 124, inc. V, da Lei 9.279/96 - LPI). Em terceiro lugar, o nome empresarial não comporta divisão em classes de produtos ou serviços, como acontece com o princípio da especialidade aplicável às marcas, e sua proteção abrange todas as atividades do titular a que se refere. Confira-se. Justino VASCONCELLLOS, após criticar a opinião de Francisco Campos, que fundamentava a ação para impedir o uso de nome comercial na repressão à concorrência desleal, cita que a falência de “Oliveira & Cia” certamente acarretará transtornos a outra “Oliveira & Cia”, firma com autuação em ramo diverso, malgrado em melhor situação financeira e econômica. “Se assim não fosse, teria o legislador exigido a novidade do nome quanto ao objeto da empresa, teria previsto classes de objetos, como o fez com respeito às marcas de indústria e de comércio, completa VASCONCELLOS. De igual sentir é a doutrina de CARVALHO DE MENDONÇA:Para o exercício da ação inibitória, de que acima falamos, dispensa-se que o autor prove interesse legítimo na proibição de firma igual à sua, usada por terceiro. Um exemplo esclarecerá o nosso pensamento: Amaral & C. exerce o comércio de livros; podem proibir que outra sociedade com igual firma exerça o comércio de secos e molhados. Notabilizou-se na década de 90 a ação da Xuxa em face do Xuxa's Bar e a razão ficou com este último. Vejam a ementa da decisão do TJ-RJ: CIVIL E COMERCIAL PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca e nome comercial (TJ-RJ) Atribui direito ao nome comercial o registro na Junta Comercial, sem a proteção da Lei 5.772, de 1971 - Código da Propriedade Industrial - como se infere de seu art. 119. O nome identifica o comerciante, a pessoa jurídica, a empresa, enquanto o art. 2.o do Código da Propriedade Industrial assegura proteção dos direitos relativos à propriedade industrial de três formas: pela concessão de privilégios; pela concessão do registro; e pela repressão à concorrência desleal e falsa indicação de procedência. Nos registros apresentados pela autora, nenhum deles abrange o negócio explorado pela firma ré que é de bar e restaurante. A marca vale para distinguir produtos, mercadorias e até mesmo serviços; o nome serve para designar a empresa comercial, ex vi do art. 61 do Código da Propriedade Industrial. Não possui a autora registro do nome "XUXA" na classe 38.60 no INPI que corresponde a bar, restaurante ou similares, mesmo no universo de seus negócios comerciais; não tem privilégio e não pode falar em concorrência desleal. Por seu turno, o sócio da ré ostenta o apelido de "XUXA" desde 1942, arquivou seu contrato social na Junta Comercial com o nome de Xuxa's Bar Ltda., localizado em bairro pobre de São Gonçalo-RJ, em 1986, enquanto a artista retificou o nome civil para averbar o pseudônimo, no Sul onde nasceu, em 1988. Inexiste privilégio ou concorrência desleal. Improcedência do pedido. (TJ-RJ -- da 1.a Câm. Cív., reg. em 1-12-93 -- Ap 4235/92 -- Des. Pedro Américo -- Maria da Graça Xuxa Meneghel x Xuxa's Bar Ltda.) Em suma, o STJ tem o mérito de diversos acertos, mas errou no julgamento do Recurso Especial 1.189.022 XXXXXXXXXXXXXXXXX Consultor Jurídico Nome em Junta Comercial pode ser registrado no Inpi A proteção do nome empresarial, registrado na Junta Comercial, não impede que outra companhia registre junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi) sua marca comercial, já que as formas de proteção não se confundem. Com base neste entendimento, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu Recurso Especial da ML Produtos Alimentícios, autorizada a manter o uso da marca "Delícias em Pedaços". A abstenção de uso foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, atendendo ao pedido da Oficina do Artesão, dona da marca "Amor aos Pedaços". A Oficina do Artesão ajuizou a ação argumentando ser titular de vários registros para a marca e acusou a ML de utilizar ilicitamente um sinal distintivo quase idêntico. Em primeira instância, a 4ª Vara Cível de Jundiaí apontou a prescrição da reparação de danos e negou a abstenção do uso da marca, entendendo distinção das expressões utilizadas pelas duas companhias, sem qualquer confusão. No entanto, o TJ-SP reformou parcialmente a sentença, proibindo a ML de usar a marca "Delícias em Pedaços" por suposta prática de parasitismo. Segundo os desembargadores, o parasitismo existe porque as duas empresas atuam no mesmo setor e os termos “delícias” e “amor” remetem a sensações prazerosas obtidas quando o cidadão come um doce. A ML alegou, no REsp, ser titular de três registros corretamente concedidos e válidos para a "Delícia em Pedaços", um deles anterior à improcedência do pedido. Além disso, segundo a empresa, não é possível apontar a abstenção do uso de expressão que foi alvo de registro de marca feito de forma válida e regular. Relator do caso, o ministro Luis Felipe Salomão citou as diferentes formas de proteção de nome empresarial e marca comercial. No primeiro caso, segundo ele, a proteção é restrita à unidade federativa de competência da Junta Comercial. A ampliação para todo o Brasil depende, continuou ele, de pedido complementar de arquivamento às demais Juntas Comerciais. De acordo com o ministro, a proteção à marca é adquirida com registro expedido pelo Inpi, que dá ao titular direito de uso exclusivo em todo o país. Assim, o fato de a Oficina do Artesão ter adotado o nome "Amor aos Pedaços" perante a Junta Comercial de São Paulo em 1981 não impede que a ML registre a marca "Delícias em Pedaços" junto ao Inpi em 1999, como de fato ocorreu, segundo ele. Além disso, o Judiciário invadiria o mérito administrativo e ofenderia o princípio da separação de poderes em caso de ingerência sobre a competência do Inpi para decidir se uma marca é notoriamente reconhecida, afirmou Salomão. Para ele, o TJ-SP ultrapassou sua competência ao extrapolar a discussão sobre concorrência desleal e determinar a abstenção do uso da marca registrada pelo titular. Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ. Recurso Especial 1.189.022 Revista Consultor Jurídico, 6 de março de 2014 voltar ao índice Jornal Valor Econômico Amor aos Pedaços perde no STJ disputa de marca Por Beatriz Olivon | De São Paulo O pedido da ML Produtos Alimentícios para que continue a usar sua marca Delícias em Pedaços foi acolhido pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) havia determinado a abstenção de seu uso após analisar processo da empresa que detém a marca Amor aos Pedaços, a Oficina do Artesão. Da decisão cabe recurso. A Oficina do Artesão ajuizou a ação sob o argumento de que é titular de diversos registros relativos à expressão Amor aos Pedaços, expedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Além disso, afirma que a ML havia usado ilicitamente sinal distintivo praticamente idêntico. Já a ML alega ser titular de três registros válidos para a marca Delícias em Pedaços. A 4ª Vara Cível de Jundiaí havia entendido que as expressões eram distintas. O juiz reconheceu a prescrição do pedido de reparação de danos e não aceitou a solicitação de suspensão de uso da marca. O TJ-SP, porém, reformou parcialmente a sentença e determinou a abstenção do uso da marca. A Corte baseou sua decisão na suposta prática de parasitismo. No STJ, o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que compete ao INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida e que qualquer ingerência da Justiça nesse campo significaria invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Para o ministro, a decisão do TJ-SP ultrapassou os limites de sua competência. O fato de a Oficina do Artesão de ter adotado a expressão Amor aos Pedaços na Junta Comercial de São Paulo em 1981, segundo ele, não seria suficiente para impedir a obtenção do registro da marca Delícias em Pedaços no INPI. O advogado da Oficina do Artesão, José Eduardo Louza Prado, afirma que a empresa continuará insistindo pela ilegalidade do uso da marca pela ML, tendo em vista a decisão do TJ-SP. "Quando o registro é concedido em desacordo com a lei no INPI, por algum motivo, a parte não pode se valer do registro para impor um uso que implica violação de outra parte", diz ele, acrescentando que aguarda a publicação do acórdão para recorrer. O advogado da ML, Fernando Eduardo Orlando, não foi localizado até o fechamento da edição.